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특허출원 후에 특허를 받을 권리의 승계는 그 선출원에 대한 특허출원인변경신고가 있어야 승계의 효력이 발생한다는 제38조 제4항의 규정이 있었지만, 대법원은 제55조 제1항에 의하여 우선권주장을 할 수 있는 자는 특허출원인변경신고를 한 승계인에 한정되는 것이 아니라 제33조 제1항의 발명자 또는 그 승계인에 해당하는 것으로 보고, 후출원시점에 특허출원인변경신고를 하지 않고 추후 특허등록 전까지 적법한 승계에 관한 증빙서류를 제출하는 것만으로도 우선권주장을 인정해야 한다고 판시하였다. 이와 같이 우선권주장의 주체적 요건을 판단하는 경우에는 승계의 법적효력 발생요건을 규정한 제38조 제4항이 무의미한 조항으로 인식될 수 있고, 제55조 제1항에서 우선권주장을 할 수 있는 자를 발명자 또는 그 승계인으로 봄으로써 선출원 발명의 구성요소를 변경 또는 추가하는 후출원인을 보호한다는 우선권주장제도의 취지와 다르게 해석될 수 있다. 따라서 우선권주장을 주장할 수 있는 자는 통상의 발명자 또는 그 승계인이 아니라 선출원인이거나 그 선출원인으로부터 ‘특허를 받을 수 있는 권리’ 를 이전받은 승계인으로 한정한다는 취지로 제55조 제1항을 개정할 필요가있다. 이와 더불어 승계의 법적 효력은 후출원시점에 ‘특허출원인변경신고’ 가 있어야 한다는 취지로 제38조 제4항을 개정하고, 또한 특허청의 심사기준에도 특허출원인변경신고에 의한 승계인의 효력발생은 후출원시점의 방식심사에서 선출원에 대한 특허출원인변경신고가 있는 것인지를 판단해야하는 것으로 개정할 필요가 있다.
Section 1117(a) of the U.S. Trademark Act stipulates various methods of calculating damages, including the method of calculating damages based on defendant’s profits, in the event of a confusion of origin, false advertising, trade dress infringement under Section 1125(a), a willful dilution under Section 1125(c), and a cybersquatting under Article 1125(d). Until the Romag Fasteners decision of the U.S. Supreme Court had been decided on April 2, 2020, there was a disagreement between the regional circuit courts of appeals as to whether the defendant's willfulness was necessary for calculating damages based on defendant’s profits, in the case of a confusion of origin. Accordingly, the Supreme Court held that Section 1117(a) has not required the defendant's willfulness in order to calculate damages based on the defendant's profits for a confusion of origin as stipulated in Section 1125(a), therefore defendant’s willfulness was not required to calculate damages based on the defendant’s profits. This decision is significant in that it adopted a uniform legal principle applied throughout the U.S. with respect to the method of calculating damages based on the defendant's profits. Eventually, the intention of the Supreme Court to block “forum shopping” for trademark infringement lawsuits is inherent in this judgment.
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earlier application, subsequent application, priority claim, successor, notification of change of patent applicant
